一、“海贼王”商标案件引入

（一）纠纷始末

下图所示的“海贼王”商标的注册所有人是本案中的原告随手互动公司，注册号为号、号，并被使用在“海贼王”手机游戏中。原告诉称，本案被告乐汇公司在其运营的手机游戏“街机海贼王”上使用了其注册商标，造成消费者混淆，侵犯商标权。另一被告讯怡公司因在其经营的“nearme软件商店”手机软件运营平台发布涉案游戏而被诉侵权。据此，原告请求法院判令二被告刊登声明消除影响，并赔偿经济损失及合理开支21万余元。法院判定原告商标显著性弱，被告使用该标志不会产生混淆可能性，驳回原告诉讼请求。

历史总是似曾相识，但结局有所不同。本案原被告在年已经就相同商标和事实发生过行政纠纷，最终北京市工商局海淀分局认定乐汇天下公司构成商标侵权，依法责令乐汇公司立即停止侵权行为，罚款万元，此案件还因此荣获“中国商标金奖之保护奖”。

注册商标

街机海贼王游戏及标志

（图片源于网络）

（二）“海贼王”还是“航海王”？海贼王商标竟然是抢注

海贼王来自于日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品《ONEPIECE》的中文曾译名，现在OP的官方译名为《航海王》。日本动漫的知名度和口碑一直受到世人赞赏，海贼王这部动漫更是为中国广大人民所知晓。

OP的版权方株式会社集英社（以下简称“集英社”）在年7月4日申请注册了“航海王ONEPIECE”的各类商标，但并没有注册“海贼王”的商标。

北京触通安腾信息技术有限公司在年8月24日就申请了“海贼王”的商标，并成功注册（该商标后来转让给了随手互动公司）。当集英社意识到“海贼王”风头更盛，在年申请注册“海贼王”商标时已为时已晚，最终商标局驳回其注册。目前，随手互动公司持有“海贼王”9类、28类、42类商标。

因此，OP官方授权的国内游戏商或其他商家在使用“海贼王”商标时面临着侵权风险，而只得使用“航海王”商标。下图为内参叔在小米商店里检索关键词“海贼王”弹出APP截图。

（三）争议焦点

回归本案，原告主张以在游戏类别注册的“海贼王”商标诉称被告侵权，被告抗辩称，原告未经海贼王漫画官方授权注册商标不具合法性，缺乏请求权基础；且海贼王商标已成为通用标志，不具有显著性，原告不可垄断公共领域资源。内参叔认为此抗辩思路逻辑连贯，将依次围绕“可注册性”和“混淆可能性”问题在下文中分别详述。

二、“海贼王”商标可注册性研究

（一）未经授权仍具有请求权基础

我国商标法采注册主义，申请人通过商标注册获得商标专用权和禁止权。商标权人可在注册标志和核定的商品服务范围内从事使用、许可和转让行为，更重要的是，权利人获得了法律赋予的排除他人在相同和相似商品和服务上使用相同或相似商标的权利。注册主义较之于使用主义（即注册获得商标权，而非使用获得商标权），存在可操作性强、具有公示公信效力等优势，但也同时导致了商标抢注、囤积的不良风气。

基于注册主义的公示公信效力，商标在未被注销和无效状态的情况下，除非有证据证明存在相反事实，否则将推定商标权人拥有此商标，以及推定该商标符合法律规定。我国商标法的相对理由制度的构建就是但书的具体体现，比如第32条规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，在先权利人可以依此为理由提出异议和宣告无效。

因此，在海贼王商标并未被宣告无效或撤销之前，原告都可以以此起诉他人侵犯商标权的行为。需要指出的是，若海贼王动漫的权利人要维护合法权益，需要另行提出宣告无效的行政程序，与本案的民事程序分属不同性质。

（二）注册商标非通用名称，显著性弱

商标由标志、商品及其联系三维统一构成，作为一个符号，显著性是其核心特征，目的在于使得相关公众建立起标志和指定商品或服务之间的特定联系。《商标审查标准》规定：“商标显著性的特征判定应当综合考虑构成商标的标志本身（含义、呼叫和外观构成）、商标指定使用的商品、商标指定使用商品的相关公众的认知习惯、商标指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素。”基于与本案的关联，内参叔重点讨论标志本身的可区分性、标志与商品外部联系的可识别性。

（1）标志本身具有区分性

区分性是一种程度上的判断，而非简单的非黑即白。首先，直白地叙述商品或服务的内容、质量等特点的标志很难满足注册商标显著性的标准，我们称此种标志为描述商标。其次，若标志本身已经存在相关含义，在一定程度上会削弱区分性的强度，如任意标志和暗示标志，比如健力宝商标。

最后，如果标志的是新创造的、完全不为人知的符号，如“海尔HARER”，则是消费者最容易识别和记忆的一类商标，我们称其为臆造商标。

根据商标法第十一条第二款的规定，对于显著性不强的商标，所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。因此即便标志显著性不高，商标使用人仍可以通过商标使用使消费者建立起标志和服务的联系，即商标获得显著性。

本案中，法院认为“海贼王”文字本身有其通用含义，非臆造词，涉案商标中除“海贼王”文字外的其他因素相对简单，商标显著性弱。

至于注册商标获得显著性的认定，法院认为鉴于存在OP公司经营开发的动漫领域的较高知名度的“海贼王”，相关公众一般会认为该标志来源于OP公司的相关服务。因此，若想改变相关公众对该名称或标志的认知，原告作为注册商标权人应当在游戏等核定领域内加强商标的使用和宣传以获得显著性。只不过，内参叔认为，此种情况下获得显著性无异于精卫填海，没有时间和资本的小公司达成这一点犹如登天。

（2）标志和商品之间具有识别性

商标是标志、服务及其联系的统一体，因此在认定商标显著性时应该结合指定的商品和服务类别。一般认为，某一标志与相应服务的关联程度越高，其作为商标进行认知和区分的可能性越小，如“脱脂”牌奶粉、“黑又亮”皮鞋油、“香脆”锅巴。在此需要指出的是，此类商标有可能被认定为通用名称而存在无法注册为商标的风险，一旦成为通用名称，则意味着此类标志不再具有识别区分功能，而归于公共领域。

本案中被告认为注册商标已经构成通用名称，实则欠妥。对此，法院认为注册商标不是通用名称，显著性弱。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）第十条的规定，认定约定俗成的通用名称则一般应以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准，也可参考专业工具书、辞典的内容。某一领域的通用名称被用于其他领域的商品上时并不必然丧失显著性，比如长城在旅游服务上属于通用性名称，而在食品类别上则一般不会认定为通用名称。具体到本案，即便海贼王在动漫领域具有较高知名度，但在游戏类别上需要结合相关公众认知重新认定，此举证责任应由提出通用名称抗辩的被告承担。

在此需要指出的是，商标具有相当高的知名度和广泛传播度，并不意味着其成为了商标法意义上的通用名称。商业上的成功和商标法意义上显著性丧失是两码事情，是否成为通用名称仍应当从商标识别功能出发，探讨显著性变动问题。

三、“海贼王”不会造成混淆

（一）显著性和混淆可能性之关系

无救济即无权利。商标作为符号本属于公共领域，商标私权化的正当性基础正在于识别功能的实现。显著性亦是商标识别功能实现的基石，也是商标权注册的关键。商标如同红绿灯，而显著性犹如电流，电流越强，红绿灯所辐射的范围越大，保护范围越广，反之亦然。

为维护商标识别功能的实现，防止消费者对商品来源产生误认，或者误认存在特定联系，“混淆可能性”这一概念被提出。《规定》明确列举混淆可能性六项要素，即商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据。最高法认为应当综合判断以上六种因素，以前四种为主要判断因素，后两种为辅助判断要素，然而具有混淆可能性并非意味着实际混淆的发生。

混淆可能性判断要素包含商标的显著性，用以界定商标保护范围和程度，显著性越弱，商标识别功能受到影响的可能性越低，法律给予的保护程度和力度越低。比如商标法第59条规定第1款规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

根据59条第1款的规定，商标显著性与描述性黑白分明，即便以获得显著性为由获准注册，仍不能垄断和妨碍他人正当使用标志本身含义。具体而言，假设本案原告已经投入大量精力成本产生了较高的显著性，消费者形成了对“海贼王”商标的稳定认知，在此种情况下仍要考虑该标志的第一含义，即他人仍可以规范使用“海贼王”标志的第一含义，原因在于“海贼王”的汉语文义即为海上盗贼的头领，在一定程度上描述了特定游戏的必要内容，并不会发生混淆可能性。

（二）被告使用不会引发混淆可能性

鉴于注册商标的显著性较弱，而日本《海贼王》动漫的极高知名度，相关公众在看到“街机海贼王”游戏名称以及介绍后，较大可能联想到的是日本《海贼王》动漫，而非原告生产的游戏，即消费者不易误认被告的游戏与原告随手互动公司或其游戏有任何联系。

四、内参叔曰

对于社会大众来说，在我国商标注册制度并非意味注册就享有商标利益，这不仅是被符号圈地主义蒙蔽双眼，更忽略了商标使用义务的重要含义，商标不使用甚至可以被撤销！因此商标权人应重视商标使用理念，在商标市场运营中提高商标显著性，强化并扩大商标保护范围和程度，此为商标法所倡导之理念。